案情简介

  1990年初，重庆市工商局发现重庆市场上有单位经销带有“果真”字样的橙汁固体饮料，其与美国通用食品公司（后变更企业名称为克拉夫特通用食品有限公司）在同种商品上注册的“果珍”商标外包装近似，如果是擅自使用，应当属于商标侵权行为。为稳妥起见，重庆市工商局于1990年6月4日向商标局书面请示上述两商标是束构成近似。1990年7月26日，商标局回复该局：“‘果真’与‘果珍’用在相同的商品上，读音相同，意思相近，构成近似”。随后，重庆市工商局按此文件精神，开始对有关经销单位进行处理。在处理时，“果真”商品生产厂——广东潮州市庵埠梅溪新华食品厂提出其“果真”商品包装受中国《专利法》保护，并提供了“果真”外观设计专利公告及外观设计专利授权证明。经查，广东潮州市庵埠梅溪新华食品厂于1988年5月27日，向中国专利局申请使用在“固体饮料包装容器”产品上的“果真”商品外包装外观设计专利。该专利于1989年5月31日被授予外观设计专利权。中国《专利法》第59条规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”，此项专利公告图片包括“果真”文字，并且其获权时间早于“果珍”文字商标核准注册日一个月。对此，重庆市工商局对专利权中的内容是否构成商标侵权难以把握，又于1991年6月13日向商标局请示此案应如何处理。

   商标局对此问题进行了专门研究，并专程走访了中国专利局。专利局条法部认为，外观设计专利权保护的是产品外观，包括该产品外包装的形状、所使用的色彩、图案、文字字体、文图排列组合方式及该专利权使用的产品等内容。其中，文字仅保护其表现形式，含义并不在专利权保护范围内。如果该专利权中的文字是侵犯他人商标专用权的，应当承担相应的商标侵权责任。此意见与商标局意见一致。商标局遂批覆重庆市工商局：在浓缩固体速溶饮料商品上的“果珍”商标，已由美国通用食品公司于1989年6月20日在商标局注册，该商标依法享有商标专用权。广东潮州市庵埠梅溪新华食品厂擅自在速溶饮料上将与“果珍”注册商标近似的“果真”用于包装装潢，属于《商标法》第38条第（3）项和《商标法实施细则》第41条第（2）项所述的商标侵权行为，应依法予以查处。据此，重庆市工商局对侵犯“果珍”商标专用权的有关经销单位给予了行政处理。

   另外，美国“果珍”商标注册人在发现广东企业被授予的“果真”外观设计专利权后，向中国专利局提出对“果真”产品外观设计专利权无效申请，请其依法撤消该外观设计专利。

案件评析

  这是一起比较典型的商标权与专利权冲突的案例。

  从理论上讲，商标和专利应当是互不交叉的两个权利领域。根据《商标法》有关规定，商标是由文字、图形或者其组合构成的区别商品来源的标志，其主要使用在商品的外包装上，以区别性为其主要功能。商标权保护期为10年，商标注册人可以通过商标的连续续展，将其权利保护延长到无限期。根据《专利法》有关规定，专利权包括发明和实用新型专利权、外观设计专利权。专利是适用于工业生产的、美化或提高工业产品形态、功能、作用或降低其生产成本的新技术。发明和实用新型专利保护的是专利方法和由该专利方法生产出来的产品，外观设计专利保护的是产品的形状、图案、色彩或者其组合做出的带有装饰作用并适用于工业产品的新设计。根据《专利法》规定，发明专利权保护期20年，实用新型专利权和外观设计专利权保护期为10年，均自申请之日起计算，没有续展。商标和专利有其各自的权利范围应当在各自领域内平行发展。

  实践中，商标和外观设计均使用在商品的外包装上。当表现为平面视图的外观设计没有商标法律所禁止注册的内容时，如没有表现商品通用的名称、图形、商品的主要功能、用途、原料等等内容，则外观设计可以被核准进行商标注册，即外观设计专利在一定条件下可以是注册商标；同时，为达到仿冒他人商标的目的，商标侵权人对商标标志不突出的产品，主要仿冒的是其商品的外观。如商标注册人将商标放大使用，使其成为商品外观不可分割的组成部分时，侵权人的侵权行为包括对商品商标和商品外观设计的仿冒。因此，当同一个商品中的商标权和外观设计专利属不同权利人时，商标权和外观设计专利权就会产生交叉。在此案中，商标权和外观设计专利的冲突即是权利交叉的具体表现。

   但是，如果严格按照法律规定，上述权利冲突是可以解决的。根据《商标法》第27条、《商标法实施细则》第25条规定，侵犯他人在先权利进行注册的商标，属注册不当商标，商标局和商标评审委员会依法可以撤消其注册，外观设计专利即属于在先权利之一。根据《专利法》有关规定，专利局对外观设计专利权的申请不进行实质审查。只要符合专利法关于专利的有关规定，即予以公告。同时，《专利法》第23条规定；授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不近似；同法第41条和48条规定：对公告授予专利权的，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法规定的，均可以请求专利局撤销该专利或者请求专利复审委员会宣告该专利无效。

   本案中，在中国获得“果真”固体饮料包装的外观设计专利权的时间是1989年5月31日，获得固体饮料商品上的“果珍”注册商标专用权的时间是1989年6月20日，外观设计专利权的授与早于商标专用权。但是，与“果真”外观设计近似的“果珍”商标外包装已由美国通用食品公司在美国及其国外公开使用。美国商标注册人在中国使用该商品包装的时间也大大早于“果真”外观设计申请时间。根据《专利法》第23条和第48条规定，该项专利权由于美国商标权利人的申请，将被专利复审委员会宣告无效。同时，“果真”外观设计专利权内容并不包含“果真”文字含义，其“果真”文字与“果珍”注册商标的近似已构成商标侵权行为，同样应当承担侵权责任。因此，此案以专利权对抗商标权的不正当竞争行为终被工商局依法制止。

  从此案中应当看到，在保护商标专用权工作中，工商行政管理机关一方面要引导商标使用人不能将他人已取得的外观设计专利权的内容申请商标注册，搞不正当竞争，另一方面也要制止用不经实质审查的外观设计专利权逃避商标侵权责任的不正当竞争行为，当侵权人有意以专利权为挡箭牌，从事商标违法行为时，要坚决依照商标法律给予制裁。